【政大商業評論】如何避免專利主張因不具專利適格性而被駁回？

期刊編號：FALL 2021

作者：陳秉訓

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專利的「非傳統性」是什麼？

通常來說，在當今美國聯邦法院所採用的「判例法」（Case Law）系統下，如果一個專利的「發明概念」（Inventive Concept），含有「非傳統性」（Unconventionality）的特質，那麼它就可以通過在實務上用來檢驗專利本質的「愛麗絲標準」（Alice Standard）。

而藉由聯邦法院在「Alice Corp. Pty. v. CLS Bank International.」一案所立下的判決結果，我們也得以知悉，如果一個專利包含了「發明概念」，那麼即使該專利不盡符合「專利適格性」（Patent-eligibility）所要求的全部條件，其仍舊可以享有法理上的「專利適格性」。

如前所述，藉由分析美國聯邦法院先前的實務判例，我們可以得出，聯邦法院對於「專利適格性」的判定，來自於該專利所主張的「發明概念」是否具有充分的「非傳統性」，因此，政大科智所的陳秉訓老師也藉由本研究，進一步地深入探討聯邦法院對於專利「非傳統性」特質的檢驗，是否有著明確、清晰的判決標準，並同時檢視了相關實務流程的處理方式，以讓相關人士藉此獲取更具穩定性的預測結果。

由於到目前為止，美國聯邦法院尚未對「專利適格性」所要求的「非傳統性」特質，提供一個論述明確的架構，因此，本研究中，藉由如「Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.」、「Cellspin Soft, Inc v. Fitbit, Inc.」等過往的專利實務案例，探究了「專利適格性」所強調的「發明概念」，到底應該擁有哪些具體的特徵、內容，並使專利主張者在提出相關訴訟，或是提出專利發明、專利說明書時，能夠擁有更加完整、詳實的結構性認知。

專利的「非傳統性」主張，在實務界該如何運作？

「雖然現行事件可能還沒有在法院被驗證，但我們可以使用既有的法院判決，推測出相關原則，並透過這些原則來推測、評估可能會產生的法律結果。」藉由本研究得出的成果，陳秉訓老師也進一步地為專利主張者該如何在美國聯邦法院的「判例法」系統下，證明其主張的專利擁有「非傳統性」的特質，提供更加明確、有系統的實務建議。

首先，美國「判例法」系統在分析專利的「專利適格性」時，會檢視該專利主張的「發明概念」是否存在，而所謂的「發明概念」，也必須從該專利所擁有的特質當中，一一地詳細說明、建構。而陳秉訓老師也說明：「在創新的過程當中，如果你所採納的關鍵要素，不是完全新穎的概念，而是借用自其他領域的想法時，那在專利保護上面，它可能就會有產生瑕疵的可能性，並隨之產生風險。」

陳秉訓老師提及：「透過我們對於美國法院判決的理解，我們在專利說明書、專利敘述的處理過程中，可能需要避免使用會造成負面結果的陳述，還有容易使該發明內容失去專利適格性的描述方式。」因此，為了進一步地使專利主張人的專利說明書、專利主張訴狀，能夠成功通過聯邦法院的「專利適格性」判定，本研究則指出，針對專利內容做出說明、敘述的相關文件，通常需要符合包含了下列四項條件的原則，而其便包含了：

1. 「先前技術」（Prior Art Technology）。

2. 其所主張的發明與「先前技術」，在實際執行上的不同之處。

3. 該發明的「非傳統性」特質，帶來了哪些實質上的正向改變。

4. 該發明有哪些明確的特點，能夠使其產生與「先前技術」不同的執行成果。

而本研究也說明，如果該項專利的專利說明書、專利主張訴狀的內容，能夠符合以上這四項條件，那麼在實務過程中，該項專利便有很大的機率，可以通過美國聯邦法院對於「專利適格性」的要求，並因此在實務處理上，避免該項訴訟被聯邦法院駁回。

未來的研究方向

陳秉訓老師也提到：「我會繼續投入在能夠和院內互動的相關學術領域當中。」強調除了專利研究之外，他也會結合與資訊科技、金融科技相關的主題，進一步地進行跨領域的學術研究。

「我最近在思考有關區塊鏈的專利問題，像是在適格性的問題上，如果涉及到區塊鏈的技術時，它會有什麼樣子的問題。」陳秉訓老師表示，他已經著手撰寫與區塊鏈技術專利有關的文章，也期待自己在未來的學術研究主題，能夠與商學院整體的發展需求，做出相關的結合、應用。